SENTENCIA N° 147

MINISTRA REDACTORA: Dra. María Victoria Couto

Montevideo, 9 de junio de 2005

VISTOS:

Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: "AA C/ BB, Daños y perjuicios, IUE: 22-5/2003" venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación y adhesión interpuestos por la parte actora y demandada respectivamente contra la sentencia Nº 50/2004 dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 12° Turno, Dra. Dora Szafir.

RESULTANDO:

1) La decisión impugnada, efectuando una correcta relación de antecedentes a la que estará la Sala por adecuarse a las resultancias de obrados, desestimó la demanda en todos sus términos, sin especiales sanciones procesales (fs. 150/159).

2) Contra ella se agravió el accionante a fs. 163/165 vto. sosteniendo en lo medular que se enfrentan dos nombres de dominio idénticos, uno de los cuales está registrado como marca ante la Propiedad Industrial y el otro no; son de un mismo rubro (obras de arte y artesanías) y aunque por vías diferentes, apuntan a lo mismo: la venta de dichos objetos careciendo de relevancia que la demandada no obtenga comisión por las ventas sino un canon fijo por su servicio.
La marca del actor fue presentada para su registro el 14/4/2000 concediéndose el mismo el 21/1/2002 y es en el ínterin (el 13/6/2001) que el demandado inscribe el registro de dominio en ANTEL, en las condiciones que establece éste en su contrato, como delegado de los registros "com.uy".
Controvierte que se considere el vocablo registrado como calificativo de una actividad especial pero genérica, así como la competencia de la Sede para ingresar al examen de la legalidad del acto administrativo que concedió la marca al apelante. De todos modos el término "CC.COM" es una marca evocativa, da idea de la actividad que va a desarrollar, pero ello no la hace irregistrable. El sitio Web de la demandada exhibe las obras de una serie de artesanos, todos profesionales, que viven de la venta de sus obras, por lo que no es correcta la conclusión de que los servicios prestados por la demandada están incluidos en las clases 38 (comunicaciones) y/o 42 (varios).
Entendiendo que la página web de la accionada viola los derechos marcarios del actor es que pide la revocatoria.

3) Adhiere a la impugnación la accionada en punto concreto a la ausencia de condenaciones procesales a la actora (fs. 170/176 vto.) básicamente por entender que la conducta del contrario evidencia un abuso de las normas procesales, actuando con malicia y conciencia de la absoluta falta de razón que le hace pasible de las pre-citadas sanciones.

4) Evacuado el respectivo traslado (fs. 178/179) se franquean los recursos a fs. 183.
Recibidos los autos y cumplido el Estudio de precepto, se Acuerda emitir decisión anticipada al amparo de lo prevenido por el art. 200.1 del Código General del Proceso.

CONSIDERANDO:

I) La Sala, con el voto coincidente de sus miembros art. 61 de la ley 15.750 - habrá de confirmar el meditado y sólidamente fundado fallo recaída en primera instancia por entender que los agravios articulados en sustento de la apelación y adhesión no logran conmover los fundamentos de la decisión en recurso.

II) En obrados, el actor, invocando ser titular de la marca "CC. com", clase 35, registrada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y del registro de dominio "CC.com" sitio en que se exponen obras de artistas y artesanos uruguayos brindándose un amplio catálogo para comprar y vender las mismas, acciona contra la demandada por cese de uso indebido de marca registrada, cancelación del registro de dominio "CC.com.uy" y daños y perjuicios en tanto le atribuye la explotación de una página Web denominada "CC.com.uy" según inscripción en ANTEL donde se desarrolla la misma actividad y cubre los mismos servicios de su marca registrada, extremo éste que resulta expresamente controvertido por la Sra. BB.
Acertadamente señala la a quo, que, el conflicto así planteado debe ser resuelto al tenor de lo dispuesto por la ley 17.011 especialmente el art. 88 habida cuenta que no existe normativa o regulación expresa para el mismo y que la protección legal de una marca registrada tiene como objetivo no solo la defensa de los intereses de sus propietarios sino también los generales de la comunidad y el consumo.

III) Sobre estas bases, y conforme al contenido de los agravios, cabe señalar en primer lugar que no se comparte la interpretación que el apelante da a la referencia de la prohibición de registro que se hace en la atacada luego de concluir que las denominaciones de ambos sitios pueden considerarse como vocablos que refieren a un calificativo aplicable, no solamente al producto o servicio a distinguir, sino también a otros. Una correcta lectura del Considerando permite inferir que no se está cuestionando la validez o no del Registro, como se dice en sede de agravios, por el contrario, la prohibición a que alega es que la ley no permite registrar como marcas denominaciones que expresen cualidades o atributos propios de los productos o servicios, cuestión indubitablemente aclarada si se advierte además que la A-quo remite a una cita doctrinaria concreta (MERLINSKI - SALAVERRY, Las Marcas en el Uruguay, marco normativo pág. 19) .
Es de ver pues, que ni siguiera se alude a nulidad o ilegalidad, resultando carente de asidero las argumentaciones del apelante sobre la pretendida invasión de la esfera administrativa.

IV) Mas allá de si corresponde o no registrar el nombre del dominio como marca en la Dirección de la Propiedad Industrial, como hizo el accionante según consta a fs. 15/15 vto. y título obtenido el 24/1/2002, en el ocurrente lo decisivo es que, por la particular naturaleza de la materia involucrada, resulta imprescindible la inscripción en ANTEL administrador del dominio de primer nivel correspondiente a nuestro país "uy" de los denominados ccTLD que indican el código de país al cual corresponde el ordenador identificado (BUGALLO, Internet, comercio electrónico y propiedad intelectual, Edic. 2000 pág. 20 y ss) tal como expresa la demandada en su alegato (fs. 110/110 vto.) y documento agregado a fs. 101/108.
Requisito que fue cumplido por la demandada con fecha 13/6/2001 a través de la empresa proveedora inicialmente también demandada en autos, DD SRL previamente al otorgamiento del Título de Marca al promotor según fs. 15 -no siendo de recibo el agravio fincado en que la demora operada en el trámite administrativo no puede serle imputada, máxime cuando, si bien se enuncia que "desde años era titular del registro del dominio" (fs. 18 de la demanda) ello no surge probado.
No puede soslayarse que, entre las diferencias que doctrinariamente se admiten entre marcas y nombres de dominio, está precisamente la concesión del derecho al uso como tal, que en el caso de la marca, deriva del registro territorial y en el dominio de un registro de alcance global; asimismo, mientras que en materia de marcas se reconocen algunos derechos al uso de un signo como marca aunque no esté registrado (como ocurre en nuestro país al consagrar el art. 24 de la ley 17.011 un régimen mixto como califican MERLINSKI-SALAVERRY ob. cit. pág. 39/41 si se cumplen determinados requisitos) nada de esto opera con los nombres de dominio, donde solamente se reconoce derechos a su titular cuando su registro ha sido concedido (BUGALLO, ob. cit. pág. 78/79).
Por otro lado, en tanto la registración de las marcas en Internet no se encuentran agrupadas en clases bien diferenciables (ver enunciaciones de las mismas BUGALLO, ob. cit. pág. 96/97) y ANTEL no exige acreditar la titularidad para registrar el dominio, debe ocurrirse a los principios generales de la propiedad industrial común, y dirimir los conflictos en atención a la buena o mala fe de la registración como correctamente se dice en la sentencia apelada, pudiendo concluirse que, quien inscribe en primer término una marca en ANTEL, obtiene los efectos de la registración.
Lo que viene de enunciarse, a juicio de la Sala, desvirtúa la de que la accionada incurrió en declaración jurada falsa al afirmar el formulario de ANTEL ni considerársela obligada a indagar la eventual existencia de la iniciación del trámite para registrar la marca por parte del demandante.

V) Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que, el sublite, los servicios prestados por uno y otro, además de pertenecer a clases diferentes según las clasificaciones internacionales que ubican en la clase 35 los "servicios de publicidad y negocios" o directamente "información sobre negocios"; los de "comunicaciones" o "información sobre telecomunicaciones "en la 38 para establecer una mas genérica de "prestación de servicios técnicos" o "cualquier información o información general" en la 42, resultan distinguibles, pues la del actor está orientada a servicios "de compra y venta de obras de arte, antigüedades, libros, artesanías, y similares, por cualquier medio, incluyendo a través de la Red o Internet" fs. 15 vto. con enlaces a museos, exposiciones y talleres de enseñanza, mientras que el de la demandada proporciona información sobre artesanos y cursos (resultancias del Buscador TERRA fs. 91).
En tanto los problemas de confundibilidad han de medirse según diversos factores de similitud entre los que se encuentran la naturaleza de la marca, grafismos, los bienes o servicios a que aluden y la sofisticación de los consumidores de los mismos, en infolios, no puede mas que coincidirse con la valoración efectuada por la a quo concluyendo que, del informativo probatorio, se acreditó que, en el dominio de la accionada, solo se proporciona información al público que visita el sitio y a los afiliados sobre cuestiones de interés (boletines) los que pagan un canon (cifra periódica fija, anual o trimestral según deponen los testigos) con independencia de los eventuales negocios que puedan surgir (fs. 15 vto., fs. 91, 94, 95) no pudiendo desconocerlo además que esto es fácilmente advertible por un usuario especializado de Internet pero también por quien no lo está, pues claramente se evidencia como imposible que el servicio de la demandada le habilite compra alguna, debiendo si esa es su intención, contactarse con los artesanos que exponen, pero todo a título personal lo que sella el progreso de la impugnación movilizada.

VI) También se irá al rechazo del agravio articulado por la demandada en vía de adhesión pretendiendo se condene al actor en costas y costos y ello por cuanto la particularidad del tema en discusión aunado con la inexistencia de un claro marco regulatorio, habilitan pensar que el actor pudo creerse asistido de algún derecho, no resultando de la promoción de la acción que hubiera malicia temeraria, sin perjuicio de no poder soslayar el hecho notorio del incremento del tema de la denominada piratería de marcas por medio de nombres de dominio lo cual, para la Sala, permite excluir el caso de lo edictado por el art. 688 del Código Civil.

VII) Lo anteriormente expuesto amerita asimismo que no se impongan especiales sanciones en el Grado de conformidad a la pre-citada norma legal y lo edictado por los arts. 56 y 261 del Código General del Proceso.

Por los fundamentos expuestos y disposiciones legales citadas, el Tribunal

FALLA:

Confírmase en todos sus términos la sentencia apelada, sin especial sanción procesal en el Grado. Oportunamente devuélvase.